PARLAMENTO ITALIANO
Decreto Legislativo 8 ottobre 1999, n. 447
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 1 dicembre 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati;
Vista la legge 12 marzo 1996, n. 169, relativa alla ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, firmato a Madrid il 27 giugno 1989, ed in particolare l'articolo 3;
Vista la legge 29 marzo 1999, n. 102, ed in particolare l'articolo 4 che reca delega al Governo per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e di coordinarla con il predetto protocollo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Modifiche al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di marchi d'impresa, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198.
Art. 1.
1. Nell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
"I marchi internazionali registrati presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (OMPI) di Ginevra, in base all'accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi ed al relativo protocollo adottato a Madrid il 27 giugno 1989, recanti la designazione dell'Italia quale paese in cui si richiede la protezione, devono rispondere ai requisiti previsti per i marchi nazionali dal presente decreto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi effettua l'esame dei marchi internazionali designanti l'Italia, conformemente all'articolo 29, comma 1, numeri 1) e 2).".
2. Il secondo comma dell'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' abrogato.
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 8 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-bis. - 1. I marchi internazionali designanti l'Italia, possono essere oggetto di osservazioni e di opposizioni in conformita' al disposto degli articoli da 32 a 33-bis.
2. Le osservazioni e le opposizioni avverso un marchio internazionale designante l'Italia in base all'accordo di Madrid e al relativo protocollo sono proposte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed i relativi termini per la presentazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' avvenuta la pubblicazione nella ''Gazette OMPI des marques internationales''.".
Art. 3.
1. Dopo l'articolo 8-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-ter. - 1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi se ritiene che il marchio non possa essere registrato in tutto o in parte, ovvero se e' stata presentata opposizione da parte di terzi, provvede, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo di Madrid o del relativo protocollo, all'emissione di un rifiuto provvisorio della registrazione internazionale e ne da' comunicazione all'OMPI.
2. Il rifiuto provvisorio ai sensi del comma l e' emesso entro un anno per le registrazioni internazionali basate sull'accordo di Madrid e diciotto mesi per quelle basate sul relativo protocollo. I termini decorrono dalle date rispettivamente indicate nelle citate convenzioni internazionali.
3. In caso di rifiuto provvisorio, la protezione del marchio e' la medesima di quella di un marchio depositato presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
Art. 4.
1. Dopo l'articolo 8-ter del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-quater. - 1. Entro il termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, il titolare di una registrazione internazionale, per la quale sia stato comunicato all'OMPI il rifiuto provvisorio di cui al comma l dell'articolo 8-ter, tramite un mandatario ai sensi dell'articolo 77, commi 4 e 5, puo' presentare le proprie deduzioni, ovvero richiedere copia dell'atto di opposizione sulla base del quale e' stato emesso il rifiuto provvisorio. In tale ultimo caso, l'Ufficio italiano brevetti e marchi fissa un ulteriore termine per la presentazione delle deduzioni.
2. Qualora entro i termini di cui al comma 1, il titolare della registrazione internazionale non presenti le proprie deduzioni secondo le modalita' prescritte, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette il rifiuto definitivo dandone comunicazione all'OMPI.
3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica all'OMPI le decisioni definitive relative ai marchi internazionali designanti l'Italia.".
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 8-quater del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente:
"Art. 8-quinquies. - 1. Nel caso che il marchio designante l'Italia in base al protocollo di Madrid sia successivamente radiato in tutto o in parte su richiesta dell'Ufficio di proprieta' industriale d'origine, il suo titolare puo' depositare una domanda di registrazione per lo stesso segno presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale domanda ha effetto dalla data della registrazione internazionale, con l'eventuale priorita' riconosciuta, o da quella dell'iscrizione dell'estensione territoriale concernente l'Italia.
2. La domanda e' depositata nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di radiazione della registrazione internazionale, e puo' riguardare solo i prodotti e servizi in essa compresi relativamente all'Italia.
3. Alla domanda si applicano le disposizioni vigenti per le domande nazionali.".
Art. 6.
1. Nel comma l dell'articolo 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, alle lettere d) , e) e g), le parole: "o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorita'" sono sostituite dalle seguenti: "o di una valida rivendicazione di preesistenza".
Art. 7.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:
"Art. 32. - 1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della domanda di marchio a norma dell'articolo 35, comma 1, qualsiasi interessato puo', senza con cio' assumere la qualita' di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d'ufficio dalla registrazione.
2. Le osservazioni se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che puo' presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.".
Art. 8.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32 e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis. - 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio prevista dall'articolo 35, comma 1, puo' essere presentata opposizione alla registrazione del marchio. Detta opposizione, a pena di inammissibilita', deve essere scritta, motivata e documentata.
2. Sono legittimati all'opposizione il titolare di un marchio anteriormente registrato; chi ha depositato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o che rivendica una priorita' o una preesistenza; il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio; le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 21.
3. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali e' stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 21.".
Art. 9.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-bis e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-ter . - 1. Scaduto il termine di cui all'articolo 32-bis, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi comunica entro trenta giorni l'opposizione al richiedente, il quale puo' presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio stesso.
2. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' in ogni momento invitare le parti a presentare nel termine perentorio di trenta giorni, ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.
3. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio e' stato oggetto di uso effettivo da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali e' stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione e' respinta. Se l'uso effettivo e' provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore e' stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.
4. Al termine del procedimento di opposizione l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda in tutto o in parte se risulta che il marchio non puo' essere registrato per la totalita' o per una parte soltanto dei prodotti o servizi indicati nella domanda, ovvero respinge l'opposizione.".
Art. 10.
1 . Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-ter e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-quater. - 1. Il procedimento di una opposizione proposta ai sensi dell'articolo 32-bis, comma 2, dal titolare di una domanda di marchio e' sospeso fino alla registrazione di tale marchio. Del pari, il procedimento di una opposizione basata su un marchio internazionale e' sospeso fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di opposizione avverso la registrazione di tale marchio ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione.
2. Il procedimento di opposizione puo' essere sospeso, su istanza del richiedente, se e' pendente un giudizio di nullita' o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 25, fino al passaggio in giudicato della sentenza. Su istanza del richiedente la sospensione puo' essere successivamente revocata.
3. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.".
Art. 11.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 32-quater, e' aggiunto il seguente:
"Art. 32-quinquies. - 1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'accordo di Madrid, l'Ufficio italiano brevetti e marchi anche se sia gia' stata proposta una opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.
2. Se la domanda di marchio non e' gia' stata pubblicata ai sensi dell'articolo 35, comma 1, la pubblicazione della registrazione avvenuta a norma del comma l e' accompagnata dall'avviso che tale pubblicazione e' termine iniziale per l'opposizione di cui agli articoli 32-bis e seguenti.
3. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.
Art. 12.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
"Art. 33. - 1. Il provvedimento con il quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge in tutto o in parte la domanda di registrazione ovvero dichiara inammissibile o respinge l'opposizione, e' comunicato alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della comunicazione hanno facolta' di presentare ricorso alla commissione di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni.".
Art. 13.
1. Nel regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo l'articolo 33 e' inserito il seguente:
"Art. 33-bis . - 1. La procedura di opposizione si estingue se:
a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione e' stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;
b) l'opposizione e' ritirata;
c) la domanda di marchio oggetto di opposizione e' ritirata o rigettata con decisione definitiva;
d) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 32-bis, comma 2.".
Art. 14.
1. L'articolo 59 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"Art. 59. - 1. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullita' di un marchio d'impresa puo' essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. Tuttavia, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullita' di un marchio per la sussistenza di uno degli impedimenti previsti dall'articolo 17, comma 1, lettere b), c), d), e), g) ed h), per il contrasto del marchio con il disposto degli articoli 18, comma 1, lettera f), o con il disposto dell'articolo 21, e nel caso dell'articolo 25, comma 3, lettera b), puo' essere esercitata soltanto dai titolari dei diritti anteriori di cui ai predetti articoli.
2. L'azione di decadenza o di nullita' del marchio e' esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nell'attestato originale di registrazione quali aventi diritto sul marchio.
3. Le relative sentenze sono annotate nell'attestato originale di registrazione a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.".
Art. 15.
1. All'articolo 80 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, dopo il comma l e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il bollettino puo' essere edito, a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche a mezzo di supporti informatici.".
Capo II
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, contenente disposizioni regolamentari in materia di marchi d'impresa, modificato da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1993.
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, e' inserito il seguente:
"Art. 33. - 1. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche:
a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui e' basata l'opposizione e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorita' o di preesistenza di cui esso puo' beneficiare, nonche', se del caso la loro traduzione in lingua italiana;
b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;
c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal registro delle domande o dei marchi registrati tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;
d) la procura o la lettera di incarico a favore del mandatario ai sensi dell'articolo 77 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche.
2. Il richiedente deve presentare l'istanza di cui all'articolo 32-ter, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni. Tuttavia se il termine di cui all'articolo 42 del citato regio decreto scade nelle more del procedimento di opposizione, l'istanza predetta puo' essere presentata dal richiedente entro i sessanta giorni successivi a tale scadenza.
3. Se l'opposizione e' sospesa ai sensi dell'articolo 32-quater, comma 1, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio dell'opponente.".
Art. 17.
1. All'articolo 69, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, e successive modifiche, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonche' notizia dei rifiuti definitivi emessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in relazione ai marchi oggetto di registrazione internazionale designanti l'Italia".
Capo III
Disposizioni transitorie e finali
Art. 18.
1. All'articolo 71 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzione, da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 198, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, sono deferite ad una commissione composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri, scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o fra i professori di materie giuridiche delle universita' o degli istituti superiori dello Stato. La commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, durano in carica due anni e sono rieleggibili. Alla commissione possono essere aggregati dei tecnici scelti dal presidente tra i professori delle universita' o degli istituti superiori, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.".
Art. 19.
1. L'articolo 80 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, contenente disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzione, e' sostituito dal seguente:
"Art. 80. - 1. Il presidente della commissione assegna alla sezione competente il ricorso. Il presidente o il presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, puo' nominare anche uno o piu' relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.".
Art. 20.
1. Le opposizioni di cui all'articolo 32-bis del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, sono decise da un collegio operante presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, composto da tre funzionari, di cui uno con qualifica dirigenziale che lo presiede e almeno due con formazione giuridica. Almeno due dei componenti non devono aver partecipato alla procedura di esame della domanda oggetto di opposizione.
2. Le norme sul procedimento di opposizione di cui al capo I entrano in vigore con successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le classi di prodotti e servizi per i quali possono essere registrati i marchi di impresa secondo l'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, ratificato con legge 24 dicembre 1959, n. 1178, salvo che con lo stesso decreto non si disponga, per esigenze organizzative, la graduazione temporale, per classi di registrazione, dell'inizio del funzionamento del procedimento di opposizione.
Art. 21.
1. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'OMPI di Ginevra, ai sensi del protocollo relativo all'accordo di Madrid, e' fissata nella misura del 90% delle tasse previste per il deposito e la concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.
Art. 22.
1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto sono coperti dagli introiti di cui all'articolo 21.